如何判斷自行改變注冊商標(biāo)顯著特征

【商標(biāo)的特征】如何判斷自行改變注冊商標(biāo)顯著特征

第3439405號可口可樂及圖形商標(biāo)是可口可樂公司注冊使用在商標(biāo)注冊用商品和服務(wù)國際分類第32類汽水、可樂、礦泉水、不含酒精飲料等商品上的注冊商標(biāo)，商標(biāo)專用權(quán)有效期限為2004年6月21日至2014年6月20日。

第3344643號可日商標(biāo)是黃某注冊使用在果汁飲料(飲料)、水(飲料)、乳酸飲料(果制品，非奶)、乳清飲料、蘇打水等商品上的注冊商標(biāo)，商標(biāo)專用權(quán)有效期限為2004年3月21日至2014年3月20日。2005年8月26日，第3344643號可日商標(biāo)注冊人黃某向商標(biāo)局提交商標(biāo)使用許可合同備案申請，許可中山市A食品飲料廠使用第3344643號可日商標(biāo)，許可使用期限為2005年8月18日至2014年3月18日。2005年7月28日，廣東省中山市工商局在對中山市A食品飲料廠進(jìn)行檢查時，現(xiàn)場查獲帶有可日可樂商標(biāo)的碳酸飲料3099瓶，貨值2976元，帶有可日可樂商標(biāo)的標(biāo)志90000個。至被查處時，該企業(yè)已售出帶有可日可樂商標(biāo)的碳酸飲料2916瓶，獲得貨款5832元。2005年11月9日，中山市工商局出具行政處罰決定書，認(rèn)定中山市A食品飲料廠的行為屬于《商標(biāo)法》第五十二條第(一)項所規(guī)定的“未經(jīng)商標(biāo)注冊人的許可，在同一種商品或者類似商品上使用與其注冊商標(biāo)相同或者近似的商標(biāo)的”侵犯注冊商標(biāo)專用權(quán)行為。

所謂商標(biāo)的顯著特征，是指商標(biāo)區(qū)別于其他商標(biāo)的可識別性和獨特特征。消費者可以憑借該商標(biāo)顯著特征區(qū)別商品或服務(wù)的提供者、及其它信息。經(jīng)常有人認(rèn)為商標(biāo)的顯著特征就是商標(biāo)的顯著性，其實不然，商標(biāo)的顯著特征是指商標(biāo)這個標(biāo)識本身具有的獨特特征，是此商標(biāo)與彼商標(biāo)區(qū)分的特質(zhì)部分。而商標(biāo)的顯著性則是指商標(biāo)所具有的標(biāo)示企業(yè)商品或服務(wù)出處并使之區(qū)別于其他企業(yè)之商品或服務(wù)的屬性;顯著性為商標(biāo)的構(gòu)成要件。商標(biāo)的顯著特征則為商標(biāo)的外觀構(gòu)成。兩者的聯(lián)系為：改變商標(biāo)的顯著特征必然影響商標(biāo)的顯著性。

我國對商標(biāo)的管理實行法定注冊原則，商標(biāo)權(quán)人對商標(biāo)的使用以核定使用的注冊商標(biāo)為準(zhǔn)。但是現(xiàn)實生活中，由于種種原因，商標(biāo)注冊人在商標(biāo)使用過程中經(jīng)常自行改變注冊商標(biāo)的形式，現(xiàn)實生活中使用的商標(biāo)大多由文字、圖形、字母、數(shù)字或以上要素構(gòu)成。商標(biāo)注冊人在商標(biāo)注冊后實際使用過程中，為了商標(biāo)外觀美感的要求，往往對商標(biāo)進(jìn)行或多或少的修改、變化。對此，我國《商標(biāo)法》采取了依法禁止的態(tài)度：《商標(biāo)法》第二十二條規(guī)定：注冊商標(biāo)需要改變其標(biāo)志的，應(yīng)當(dāng)重新提出注冊申請。但在實踐當(dāng)中，商標(biāo)一些細(xì)小的變化往往不必然引起商標(biāo)的重新申請。例如將文字或圖形的字體、顏色、圖形的位置等作細(xì)小地修改。

事實上，商標(biāo)局對社會上大量存在的商標(biāo)差異的事實上也是采取容忍的態(tài)度。而很少責(zé)令限期改正或者撤銷其注冊商標(biāo)①。但是，實際使用的商標(biāo)相比較注冊商標(biāo)進(jìn)行的改變是有限度的，不是任何對注冊商標(biāo)隨意改變都可以視為仍然是對注冊商標(biāo)的使用。例如：1995年1月生效的歐洲共同體商標(biāo)條例第15條規(guī)定：“商標(biāo)所有人在商標(biāo)注冊后五年內(nèi)，未將共同體商標(biāo)在共同體內(nèi)真正使用于注冊的商品或服務(wù)上的，或者連續(xù)中斷五年的，共同體商標(biāo)應(yīng)根據(jù)本條例的規(guī)定受到制裁，除非存在不使用的正當(dāng)理由”，但該條第2款同時又規(guī)定：“下列行為應(yīng)視為第1款所指的使用：(a)共同體商標(biāo)以不改變其顯著特征的與注冊時不同組合形式進(jìn)行使用……”。第48條中規(guī)定：“(1)共同體商標(biāo)在注冊或續(xù)展注冊有效期內(nèi)不應(yīng)在注冊薄中予以變動。(2)然而，共同體商標(biāo)包括所有人名稱和地址的，且商標(biāo)的任何變更并不實質(zhì)上影響原注冊商標(biāo)特征的，可以按所有人的請求予以注冊。(3)變動注冊的公告應(yīng)包括變動后的共同體商標(biāo)圖樣。權(quán)利受到變更影響的第三方，可以在公告后三個月內(nèi)對變更注冊提出異議?！睆脑摋l例可看出，在歐洲共同體商標(biāo)連續(xù)五年未使用則可能會承擔(dān)相應(yīng)的法律后果，而將注冊商標(biāo)以與注冊薄上登記時不同的形式進(jìn)行使用，只要所使用的商標(biāo)并沒有改變注冊商標(biāo)的顯著特征，就屬于商標(biāo)法上對該注冊商標(biāo)的使用。對于未影響注冊商標(biāo)實質(zhì)特征的部分可以申請變更，這種變更應(yīng)當(dāng)?shù)怯浌?，受到影響的第三方可以對變動提出異議。

法國知識產(chǎn)權(quán)法典對于自行改變商標(biāo)標(biāo)志的行為所采取的態(tài)度與該法典第714-5條規(guī)定：“無正當(dāng)理由連續(xù)5年沒有在注冊時指定的商品或服務(wù)上使用商標(biāo)的，其所有人喪失商標(biāo)權(quán)利”，但“形式有所變化但不改變顯著特征的使用”“視為使用”②。德國商標(biāo)法也有相似的規(guī)定，該法第26條規(guī)定：“因注冊商標(biāo)或注冊的維持提出的請求取決于該商標(biāo)的使用，所有權(quán)人必須在本國范圍內(nèi)將商標(biāo)真正使用于注冊的商品或服務(wù)上，除非有不使用的正當(dāng)理由”，“以與該注冊商標(biāo)的形式不同的形式使用，也應(yīng)視為對該商標(biāo)的使用，只要該不同的因素不改變該商標(biāo)的顯著特征”。而在該法第49條關(guān)于商標(biāo)的撤銷的規(guī)定中并沒有將這種自行改變商標(biāo)形式的行為作為可撤銷的理由③。

以上國家法律規(guī)定中的共同特點就在于，商標(biāo)的改變使用不能超越改變上商標(biāo)顯著特征這一限度。

我國《商標(biāo)法》中沒有關(guān)于商標(biāo)修改限度的規(guī)定，但是在司法解釋中我們可以找到答案，《北京市高級人民法院關(guān)于審理商標(biāo)民事糾紛案件若干問題的解答》中第六條是這樣規(guī)定的：實際使用的商標(biāo)與注冊商標(biāo)有差異的，能否認(rèn)定是對注冊商標(biāo)的使用?實際使用的商標(biāo)未改變注冊商標(biāo)的顯著特征的，視為對注冊商標(biāo)的使用;否則，不能認(rèn)定是對注冊商標(biāo)的使用。這里同樣將不改變商標(biāo)的顯著特征作為實際使用商標(biāo)對注冊商標(biāo)進(jìn)行修改的底線。

那么，怎樣的修改為改變商標(biāo)的顯著部分?

例如： A公司的商標(biāo)為中文“財財”， B公司的商標(biāo)為中文“才才”。兩個商標(biāo)在申請注冊時均使用了黑白墨稿。但是A公司在實際使用“財財”商標(biāo)時，將“財財”兩個字橫向放大，并且將兩個文字的“貝”字旁用粉色修飾，而將兩個文字的“才”字旁用大紅色修飾。這樣， A公司的 “財財”商標(biāo)遠(yuǎn)看上去就是“才才”兩個字。顯然A公司的這種使用商標(biāo)的方式明顯構(gòu)成了與B公司商標(biāo)的近似。再舉一例：兩個圖形商標(biāo)均為若干段弧形平行線段組成，而A商標(biāo)僅僅為黑白色構(gòu)成，B線段則在弧形平行線段中添加了紅、黃、蘭、綠紫等顏色，顯然B商標(biāo)的顯著特征為色彩而不是線段，從而產(chǎn)生的整體效果就是一段彩虹，兩個商標(biāo)也就不構(gòu)成近似。

那么如何判斷一個實際使用商標(biāo)是否改變了注冊商標(biāo)的顯著部分呢?筆者認(rèn)為，不妨進(jìn)行結(jié)果判斷。即，如果一個商標(biāo)實際使用時改變了其顯著部分，從而在整體效果上形成了另外一個商標(biāo)的印象，并且此實際使用商標(biāo)與他人商標(biāo)構(gòu)成近似，就為改變了注冊商標(biāo)的顯著部分。